Un contentieux a lieu depuis 2007 entre NESTLE (CH) et MONDELEZ (US) (anciennement CADBURRY), en particulier en Europe. Ce contentieux et les raisonnements juridiques sous-jacents illustrent certains \u00e9l\u00e9ments \u00e0 prendre en compte lorsqu’un d\u00e9p\u00f4t de marque tridimensionelle (3D) est envisag\u00e9.<\/p>\n
L’objet du littige concerne la marque 3D enregistr\u00e9e par NESTLE portant sur un produit chocolat\u00e9 \u00e0 4 barres coll\u00e9es, en forme de lingots (Kit Kat). La repr\u00e9sentation graphique de la marque comprend une vue dans l’espace en Noir et blanc des 4 barres associ\u00e9es sans logo.<\/p>\n
L’Office de Propri\u00e9t\u00e9 Intellecruelle de l’Union Europ\u00e9enne (EUIPO) a accept\u00e9 l’enregistrement de la marque avec effet au 7 aout 2006, sous le num\u00e9ro\u00a0002632529, en classe\u00a030, d\u00e9signant: \u00ab\u00a0Bonbons; produits de boulangerie, articles de p\u00e2tisserie, biscuits; g\u00e2teaux, gaufres\u00a0\u00bb.<\/p>\n
Le 23 mars 2007,\u00a0CADBURRY (devenue par la suite MONDELEZ) a engag\u00e9 une proc\u00e9dure \u00e0 l’EUIPO en vue d’annuler la marque 3D en cause. En recherchant dans les d\u00e9tails de cette affaire, on peut s’appercevoir que MONDELEZ commercialise une barre chocolat\u00e9e similaire revendiqu\u00e9e comme \u00e9tant une barre de chocolat\u00e9e norv\u00e9gienne \u00ab\u00a0Kvikk Lunsj\u00a0\u00bb (pour \u00ab\u00a0Quick Lunch\u00a0\u00bb i.e. d\u00e9jeuner rapide), qui serait commercialis\u00e9e depuis 1933 par la soci\u00e9t\u00e9 norv\u00e9gienne FREIA, rachet\u00e9e en 1993 par KRAFT FOODS devenue MONDELEZ Intl. Ceci donne une image claire de l’int\u00e9r\u00eat de MONDELEZ dans cette affaire.<\/p>\n
Quant aux produits Kit Kat, ils seraient \u00e9galement commercialis\u00e9s depuis 1933.<\/p>\n
Le 11 janvier 2011, l’EUIPO a annul\u00e9 la marque en premi\u00e8re instance, ce \u00e0 quoi NESTLE a fait appel pour obtenir par la suite une annulation de d\u00e9cision de premi\u00e8re instance et un rejet de la demande de MONDELEZ. En deuxi\u00e8me instance, L’EUIPO a consid\u00e9r\u00e9 en substance que m\u00eame s’il n’y a pas de\u00a0\u00ab\u00a0caract\u00e8re distinctif inh\u00e9rent\u00a0\u00bb, NESTLE avait montr\u00e9 que cette marque avait acquis un tel caract\u00e8re par rapport \u00e0 ces produits par l’usage qui en a \u00e9t\u00e9 fait.<\/p>\n
Le Tribunal de l’Union Europ\u00e9enne saisi par MONDELEZ\u00a0 a lui consid\u00e9r\u00e9 en substance que :<\/p>\n
1\u00b0) le caract\u00e8re distinctif par l’usage aurait d\u00fb \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 non seulement dans la cat\u00e9gorie (30) mais dans chaque sous cat\u00e9gorie (y compris notamment les produits de boulangerie) et conclue que la preuve n’est pas \u00e9tablie pour les produits autres que les bonbons et biscuits.<\/p>\n
2\u00b0) L’EUIPO aurait d\u00fb prendre en compte le caract\u00e8re distinctif obtenu par l’usage dans les pays de l’UE. Les enqu\u00eates ont montr\u00e9 que le caract\u00e8re distinctif a \u00e9t\u00e9 acquis dans\u00a010 pays sur 28 (Danemark, Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Autriche, Finlande,
\nSu\u00e8de et Royaume Uni), mais l’EUIPO n’a pas analys\u00e9 les \u00e9l\u00e9ments de preuve pour les autres Etat membres, notamment la Belgique, l’Irlande, la Gr\u00e8ce et le Portugalle.<\/p>\n
Le Tribunal de l’UE renvoie l’affaire devant l’EUIPO pour r\u00e9examiner le caract\u00e8re distinctif dans toute l’UE pour des bonbons et des biscuits.<\/p>\n
Cela montre un inconv\u00e9nient des titres de PI unitaires car des marques individuelles auraient eu plus de chances de succ\u00e8s dans chacun des pays pertinents.<\/p>\n
Une d\u00e9cision Anglaise de janvier 2016, allait \u00e9galment contre NESTLE, jugeant que la forme des barres chocolat\u00e9es ne peut \u00eatre d\u00e9pos\u00e9e comme marque.<\/p>\n
En conclusion, le caract\u00e8re distinctif acquis
\n– dans les cat\u00e9gories et sous-cat\u00e9gories pertinentes, et
\n– sur le territoire pertinent
\nsont donc des caract\u00e9ristiques importantes \u00e0 analyser pour enisager de revendiquer la protection d\u2019une forme 3D en tant que marque.<\/p>\n