#IPLaw #FRLaw – Avantages et inconvénients des dispositions du projet de Loi PACTE (FR)

​Pour mémoire, le gouvernement a élabré un projet de loi en vue de booster l’économie française par le développement des entreprise. Ils’agit du projet de loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Trans­formation des Entreprises). Le projet de loi a été adopté en première lecture par l’assemblée Nationale le 9 octobre 2018. Nous referons un post pour informer de l’entrée en vigueur effective de la loi.

Une partie du projet de loi inclue des modifications importantes en droit des brevets français, en vue d’en favoriser l’attractivité.

Pour cette partie, les dispositions du projet de loi ont des avantages allant dans le sens de l’attractivité recherchée, mais également des inconvénients pouvant avoir un effet contreproductif.

Le plus gros effet positif serait un effet d’anonce, à savoir que les entreprises entendant les efforts du gouvernement soient plus enclines à investir, développer leur entreprises et dévlopper leurs portefeuilles de droits propriété intelectuelle; combiné à une amélioration effective liée aux autres dispositions du projet de loi.

Nous allons passer ces dispositions liées aux brevets en revue de manière synthétique, avec à chaque fois la situation actuelle, les avantages et les inconvénients :

1°) La demande de brevet provisoire

C’est le point qui est le plus commenté par des personnes non sensibilisées aux questions juridiques du droit des brevets. Les dispositions y relatives ont été retirées du projet de loi PACTE pour être introduite par voie réglementaire.

L’objectif est de se rapprocher du système américain où les déposants ont la possibilité de déposer une demande ne remplissant pas nécessairement les conditions de formes, à cout réduit sans que le dépôt soit analysé par l’Office de Brevet (dans notre cas l’INPI). Le déposant a alors la possibilité de re-déposer l’objet de la demande provisoire un an après au maximum, en bonne et due forme.

L’avantage pourrait être un premier dépôt rapide permettant de prendre date à moindre cout.

Dans le système actuel, comme déjà discuté dans un précédent post, il est déjà possible de déposer une demande de brevet sans payer les taxes officielles pour prendre date et bénéficier des effets d’une demande provisoire.

Malheureusement, des questions de fond surviennnent généralement. Les couts de préparation et de dépôt par un expert ont pour but de couvrir plusieurs objets fonctionnant de la même manière que la variante de mise en oeuvre du déposant, permettant d’avoir une protection de large portée, plus difficile à contourner.
Si un déposant dépose une demande de brevet provisoire (ou définitive) sans l’aide d’un expert, la description sera probablement limitée en termes de varianes couvertes, et il sera difficile, voire impossible d’augmenter la portée de la demande de brevet tout en bénéficiant de la première date de dépôt.

En conséquence, que ce soit pour une demande provisoire ou une demande définitive, le recours à un expert est vivement recommandé pour la rédaction de la demande de brevet.

Une mise en place d’une demande provisoire fixera donc des règles spécifiques, mais l’effet “provisoire” peut déjà être utilisé aujourd’hui.

La mise en oeuvre par voie réglementaire serait prévue dans 6 mois d’après une déclaration de M. Bruno LEMAIRE en septembre 2018.

2°) Le renforcement de la qualité des brevets (examen de l’activité inventive)

Une des mesures importantes du projet de loi PACTE, c’est la possibilité pour l’INPI de rejeter des demandes de brevet pour non-invention (en particulier pour défaut de caractère technique) ou pour défaut d’activité inventive (article 42bis).
Dans la situation actuelle, l’INPI ne peut rejeter une demande de brevet que pour défaut manifeste de nouveauté, pour ce qui concerne les conditions de brevetabilité. L’activité inventive et l’aspect non-invention sont examinés devant les tribunaux en cas de contentieux.

L’avantage de cette disposition serait la délivrance de brevets qui satisfont davantage aux conditions de brevetabilité. Il en résulterait mécanquement que moins de brevets seraient délivrés par l’INPI ce qui profite aux tiers et non aux déposants. Cette mesure aboutira probablement à une baisse du nombre de dépôts français, et dégonflerait les portefeuilles de brevet.

Une pratique courante consistant à avoir des brevets ou de partie de brevets servant d’objet commercial sera grandement limitée. Ces brevets permettent encore de montrer aux clients que l’entreprise déposante est dans une recherche constante d’innovation même s’il n y a pas à chaue fois une innovation de rupture. Cela bénéficie pour le moment à tout type de déposant (PME et grands groupes).

Cette disposition se traduira par une augmentation des effectifs de l’INPI une augmentation du temps d’analyse et d’une augmentation du délai de délivrance du brevet français. Une augmentation des taxes INPI est donc à prévoir. De même, les experts devront passer d’avantage de temps sur les dossiers en tenant compte de ces modifications de loi, ce qui se traduira par une augmentation des frais de conseil (dans l’état actuel, l’expert vérifie que certains éléments sont effectivements nouveaux et de préférence inventifs et le confirme au client, sans devoir nécessairement démontrer en détail l’inventivité à l’INPI).

L’entrée en vigueur est prévue deux ans après la promulgation de la loi PACTE.

3°) La procédure d’Opposition à l’INPI

La procédure d’opposition permettra à tout tiers ayant un intérêt à agir de remettre en cause la validité des brevets délivrés par l’INPI. Si le mécanisme prévu à l’OEB est prévu, il y aura une partie d’échanges d’arguments écrits puis une partie procédure orale.

Dans l’état actuel, les tiers ont uniquement la possibilité de déposer des observations avec des documents pertinents sans être partie à la procédure et sans obligation de s’identifier ou de prouver un intérêt à agir. L’observation de tiers est possible 2 mois après la publication de la demande de brevet. Au delà, il faut engager une action devant les tribunaux.
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L’avantage serait donc une meilleur sécurité juridique pour les tiers, et une uniformisation avec les autres pays (notamment l’OEB, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, l’Autriche, la Suède, la Norvège, la Finlande, le Royaume-Uni, le Danemark, le Japon et les Etats-Unis).

Cette proposition semble aller dans le bon sens mais impiquera nécessairement, de la même manière que précédemment, des couts associés de procédure et de conseils.

4°) La promotion du certificat d’utilité

Le certificat d’utilité est un titre s’apparantant à un brevet mais de durée réduite, et délivré sans examen de l’INPI. Le projet de loi vise d’une part à augmenter sa durée de 6 à 10 ans (comme en Allemagne), et d’autre part à mettre en oeuvre la possibilité de transformer une demande de certificat d’utilité en demande de brevet.

Ce n’est qu’en cas de contentieux, qu’une recherche sera exigée. Avec la loi PACTE, on peut evisager qu’une recherche sera également exigée avec ladite transformation.

Le certificat d’utilité amélioré se rapprochera du brevet potentiellement non-inventif actuel avec une durée de vie moindre, et sans rapport de recherche effectuée par l’OEB (permettant d’anticiper l’issue d’un dépôt Europeéen sur la même invention).

Les mesures sont principalement administratives et ne devraient pas engendrer d’augmentation substentielle des couts.

5°) Un grand absent des propositions reste la désignation FR-PCT

A ce jour, les dépots internationaux devant être validés en France se font nécessairemment par la voie de l’OEB, et le Brevet Européen est ensuite validé en France.

Il aurait été intéressant pour des déposants étrangers souhaitant être protégés uniquement dans quelques pays eurpéens d’avoir la possibilité de désigner directement la France. Une désignation directe est déjà possible en Allemagne et au Royaume-Uni notamment, et ce serait en préparation en Irlande, en Italie et aux Pays-Bas notamment.

En conclusion, le gouvernement va par ce biais tenter de stimuler le développement des entreprises et la protection de leur propriété industrielle pour arriver aux niveaux des autres pays, notamment l’Allemagne. Le levier le plus important aurait été de changer les mentalités des entrepreneurs notamment par la formation sur les intérêts de la protection de la propriété intellectuelle. En effet, les entrepreneurs allemands ont très rapidement le réflexe de déposer une demande de brevet alors que les entrepreneurs français sont plus enclin à tester le produit sur le marché ce qui est généralement préjudiciable à la validité d’un brevet déposé après.

SOPERYAH IP