#IPLaw #TMlaw – Décision UE contre la marque 3D des barres KitKat

Un contentieux a lieu depuis 2007 entre NESTLE (CH) et MONDELEZ (US) (anciennement CADBURRY), en particulier en Europe. Ce contentieux et les raisonnements juridiques sous-jacents illustrent certains éléments à prendre en compte lorsqu’un dépôt de marque tridimensionelle (3D) est envisagé.

L’objet du littige concerne la marque 3D enregistrée par NESTLE portant sur un produit chocolaté à 4 barres collées, en forme de lingots (Kit Kat). La représentation graphique de la marque comprend une vue dans l’espace en Noir et blanc des 4 barres associées sans logo.

L’Office de Propriété Intellecruelle de l’Union Européenne (EUIPO) a accepté l’enregistrement de la marque avec effet au 7 aout 2006, sous le numéro 002632529, en classe 30, désignant: “Bonbons; produits de boulangerie, articles de pâtisserie, biscuits; gâteaux, gaufres”.

Le 23 mars 2007, CADBURRY (devenue par la suite MONDELEZ) a engagé une procédure à l’EUIPO en vue d’annuler la marque 3D en cause. En recherchant dans les détails de cette affaire, on peut s’appercevoir que MONDELEZ commercialise une barre chocolatée similaire revendiquée comme étant une barre de chocolatée norvégienne “Kvikk Lunsj” (pour “Quick Lunch” i.e. déjeuner rapide), qui serait commercialisée depuis 1933 par la société norvégienne FREIA, rachetée en 1993 par KRAFT FOODS devenue MONDELEZ Intl. Ceci donne une image claire de l’intérêt de MONDELEZ dans cette affaire.

Quant aux produits Kit Kat, ils seraient également commercialisés depuis 1933.

Le 11 janvier 2011, l’EUIPO a annulé la marque en première instance, ce à quoi NESTLE a fait appel pour obtenir par la suite une annulation de décision de première instance et un rejet de la demande de MONDELEZ. En deuxième instance, L’EUIPO a considéré en substance que même s’il n’y a pas de “caractère distinctif inhérent”, NESTLE avait montré que cette marque avait acquis un tel caractère par rapport à ces produits par l’usage qui en a été fait.

Le Tribunal de l’Union Européenne saisi par MONDELEZ  a lui considéré en substance que :

1°) le caractère distinctif par l’usage aurait dû être considéré non seulement dans la catégorie (30) mais dans chaque sous catégorie (y compris notamment les produits de boulangerie) et conclue que la preuve n’est pas établie pour les produits autres que les bonbons et biscuits.

2°) L’EUIPO aurait dû prendre en compte le caractère distinctif obtenu par l’usage dans les pays de l’UE. Les enquêtes ont montré que le caractère distinctif a été acquis dans 10 pays sur 28 (Danemark, Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Autriche, Finlande,
Suède et Royaume Uni), mais l’EUIPO n’a pas analysé les éléments de preuve pour les autres Etat membres, notamment la Belgique, l’Irlande, la Grèce et le Portugalle.

Le Tribunal de l’UE renvoie l’affaire devant l’EUIPO pour réexaminer le caractère distinctif dans toute l’UE pour des bonbons et des biscuits.

Cela montre un inconvénient des titres de PI unitaires car des marques individuelles auraient eu plus de chances de succès dans chacun des pays pertinents.

Une décision Anglaise de janvier 2016, allait égalment contre NESTLE, jugeant que la forme des barres chocolatées ne peut être déposée comme marque.

En conclusion, le caractère distinctif acquis
– dans les catégories et sous-catégories pertinentes, et
– sur le territoire pertinent
sont donc des caractéristiques importantes à analyser pour enisager de revendiquer la protection d’une forme 3D en tant que marque.

SOPERYAH IP