#IPLaw, ​#DELaw – Entrée en vigueur de la Loi de modernisation des marques.

Après notamment l’EUIPO, l’Allemagne vient de faire entrer en vigueur une nouvelle loi sur les catégories non usuelles de marques. La Markenrechtsmodernisierungsgesetz est entrée en vigueur le 14 janvier 2019. Pour mémoire, cela fait suite à une directive européenne correspondante en vigueur depuis 2016. Marques de mouvement, marques multimédia et marque holographiques sont maintenant officiellement déposable auprès de l’Office Allemand.

Autre catégorie, la marque de certification permettant de conférer des labels de qualité avec un cadre légal mieux défini.

Cette nouvelle loi améliore les droits des déposants et permet de se rapprocher des dispositions des marques EUIPO.

SOTERYAH IP

#TMLaw – Les déboires de la demande d’enregistrement de la marque figurative “MESSI” à l’EUIPO

Le multi-ballon d’or Lionel Messi a déposé plusieurs marques européennes avec plus ou moins de succès.

L’une d’elles a rencontré un obstacle qui s’est avéré majeur alors que, de notre point de vue, des moyens de surmonter ces obstacles auraient pu être utilisés.
La demande de marque en question c’est la demande européenne 010181154 déposée le 08.08.2011, non-encore enregistrée. Il s’agit d’un signe comportant un “M” stylisé avec une mention MESSI dans une calygraphie spcifique le E étant dans une autre couleur et une autre caligraphie.

Ce dépôt s’est fait sans compter sur la marque verbale antérieure “MASSI”, que son titulaire M. Jaime Masferrer Coma a soulevée dans le cadre d’une opposition à l’enregistrement de la marque “MESSI”, en novembre 2011 en substance sur la base d’une argumentation de risque de confusion entre les deux signes pour des articles de sport.

En 2013, l’Office Européen de la Propriété Intellectuelle (EUIPO), a décidé de rejeter l’enregistrement de la marque “MESSI”.

Lionel MESSI a ensuite formé recours.

En avril 2014, l’EUIPO a rejeté le recours de MESSI en soutenant en substance qu’il y aurait une similitude visuelle et auditive entre les deux signes.

Lionel MESSI a saisi le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) pour demander l’annulation de la décision de l’EUIPO.

Le 26 avril dernier le TUE a tranché en faveur de Lionel MESSI. Le TUE a en substance considéré que la notoriété de Lionel MESSI est telle qu’un consommateur associerait nécessairement la marque “MESSI” au footballeur, et conclut au défaut de risque de confusion.

C’était donc une victoire pour Lionel MESSI, mais le titulaire de la marque “MASSI” aurait fait appel.

Affaire à suivre…

Ce littige illustre d’une part, l’importance de constituer ses droits de propriété industrielle le plus tôt possible, notamment losqu’une notoriété internationale n’est pas incontestable, et pour éviter des années de procédure et des frais importants. D’autre part, il ressort qu’il est en outre primordial de réaliser des recherches de disponibilité englobant des signes similaires à celui dont la protection est recherchée, et ne pas se limiter à une recherche à l’identique.

Une expertise dans ces question peut aider à éviter des contentieux…

Dans les faits, un dépôt plus tôt n’aurait pas eu une gande incidence dans le cas de MESSI car la marque “MASSI” a été déposée le 27/11/1996, alors que Lionel MESSI n’avait encore que 9 ans…

SOPERYAH IP

#IPLaw #TMlaw – Décision UE contre la marque 3D des barres KitKat

Un contentieux a lieu depuis 2007 entre NESTLE (CH) et MONDELEZ (US) (anciennement CADBURRY), en particulier en Europe. Ce contentieux et les raisonnements juridiques sous-jacents illustrent certains éléments à prendre en compte lorsqu’un dépôt de marque tridimensionelle (3D) est envisagé.

L’objet du littige concerne la marque 3D enregistrée par NESTLE portant sur un produit chocolaté à 4 barres collées, en forme de lingots (Kit Kat). La représentation graphique de la marque comprend une vue dans l’espace en Noir et blanc des 4 barres associées sans logo.

L’Office de Propriété Intellecruelle de l’Union Européenne (EUIPO) a accepté l’enregistrement de la marque avec effet au 7 aout 2006, sous le numéro 002632529, en classe 30, désignant: “Bonbons; produits de boulangerie, articles de pâtisserie, biscuits; gâteaux, gaufres”.

Le 23 mars 2007, CADBURRY (devenue par la suite MONDELEZ) a engagé une procédure à l’EUIPO en vue d’annuler la marque 3D en cause. En recherchant dans les détails de cette affaire, on peut s’appercevoir que MONDELEZ commercialise une barre chocolatée similaire revendiquée comme étant une barre de chocolatée norvégienne “Kvikk Lunsj” (pour “Quick Lunch” i.e. déjeuner rapide), qui serait commercialisée depuis 1933 par la société norvégienne FREIA, rachetée en 1993 par KRAFT FOODS devenue MONDELEZ Intl. Ceci donne une image claire de l’intérêt de MONDELEZ dans cette affaire.

Quant aux produits Kit Kat, ils seraient également commercialisés depuis 1933.

Le 11 janvier 2011, l’EUIPO a annulé la marque en première instance, ce à quoi NESTLE a fait appel pour obtenir par la suite une annulation de décision de première instance et un rejet de la demande de MONDELEZ. En deuxième instance, L’EUIPO a considéré en substance que même s’il n’y a pas de “caractère distinctif inhérent”, NESTLE avait montré que cette marque avait acquis un tel caractère par rapport à ces produits par l’usage qui en a été fait.

Le Tribunal de l’Union Européenne saisi par MONDELEZ  a lui considéré en substance que :

1°) le caractère distinctif par l’usage aurait dû être considéré non seulement dans la catégorie (30) mais dans chaque sous catégorie (y compris notamment les produits de boulangerie) et conclue que la preuve n’est pas établie pour les produits autres que les bonbons et biscuits.

2°) L’EUIPO aurait dû prendre en compte le caractère distinctif obtenu par l’usage dans les pays de l’UE. Les enquêtes ont montré que le caractère distinctif a été acquis dans 10 pays sur 28 (Danemark, Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Autriche, Finlande,
Suède et Royaume Uni), mais l’EUIPO n’a pas analysé les éléments de preuve pour les autres Etat membres, notamment la Belgique, l’Irlande, la Grèce et le Portugalle.

Le Tribunal de l’UE renvoie l’affaire devant l’EUIPO pour réexaminer le caractère distinctif dans toute l’UE pour des bonbons et des biscuits.

Cela montre un inconvénient des titres de PI unitaires car des marques individuelles auraient eu plus de chances de succès dans chacun des pays pertinents.

Une décision Anglaise de janvier 2016, allait égalment contre NESTLE, jugeant que la forme des barres chocolatées ne peut être déposée comme marque.

En conclusion, le caractère distinctif acquis
– dans les catégories et sous-catégories pertinentes, et
– sur le territoire pertinent
sont donc des caractéristiques importantes à analyser pour enisager de revendiquer la protection d’une forme 3D en tant que marque.

SOPERYAH IP

#IPLaw, #TMLaw – Introduction aux marques dites non-traditionelles admises en Europe

Pour mémoire, la marque est un titre de propriété, ayant la particularité de protéger un signe distinctif pour les produits et/ou services désignés. En tant que titre, elle entre dans le patrimoine de l’entreprise et en affecte significativement la valorisation.

Le principe de la marque est de permettre au consommateur d’associer votre avantage concurrentiel à votre entreprise. Schématiquement, si un consommateur voit un signe sur un produit d’un tiers le poussant à penser qu’il s’agit de votre produit (en raison de la similitude à votre marque) le tiers à de fait porté atteinte à votre marque. En pratique, il est recommandé de déposer des marques à la fois pour le nom de la société, le logo, et chaque nouveau produit ou service.

L’Office de l’Union Européenne (EUIPO) a modifié son règlement pour entériner la fin d’exigence de représentation graphique des marques déposées. Cela a ouvert la porte aux dépôt de ce qui a ensuite été appelé des marques non-traditionelles.

Nous allons donner une classification de ces marques. Les marques non-traditionelles sont celles dont le dépôt peut avoir un intérêt mais peut gnérer des questions spécifiques déterminantes pour l’enregistrement. Avant le changement de loi certaines de ces catégories avaient de grandes chances de rejet pour des raisons qui peuvent subsister et qui divent être traitées dans chaque cas.

Les marques traditionelles incluent
– la marque verbale, et
– la marque figurative comportant ou non des éléments verbaux;

Les marques non-traditionelles incluent
– la marque de forme comportant ou non des éléments verbaux;
– la marque de position;
– la marque de motif;
– la marque de couleur ou de combinaison de couleurs;
– la marque sonore;
– la marque de mouvement;
– la marque multimedia; et
– la marque holograme.

1°) Marque verbale

Aux termes de l’EUIPO, “une marque verbale est composée exclusivement de mots ou de lettres, chiffres ou autres caractères typographiques standard ou d’une combinaison de ceux-ci, qui peuvent être tapés à la machine“.

Il s’agit classiquement des mots formant une marque indépendamment du style et des couleurs des des caractères.

Par exemple “SOTERYAH” est protégé par des dépôts en France et au Royaume-Uni indépendament du logo. C’est probablement le cas du nom de votre entreprise.

2°) Marque figurative

Selon la définition Officielle, “il s’agit d’une marque qui emploie des caractères, une stylisation ou une mise en page non standard, ou bien une caractéristique graphique ou une couleur, y compris les marques composées exclusivement d’éléments figuratifs“.

Les logos d’entreprises, de games de produits ou de produits rentrent dans cette catégorie.

La marque figurative peut inclure des éléments verbaux et forme une catégorie à part. C’est le cas notamment d’une marque alliant un logo et un nom d’entreprise ou de produit/service. Pour une meileure protection, il est recommandé de privilégier le plus possible des dépôts séparés, par exemple une marque figurative et une marque verbale (bien que cela augmente les frais).

3°) Marque de forme

Aux termes de l’EUIPO, “une marque de forme consiste en, ou s’étend à, une forme tridimensionnelle, y compris les récipients, le conditionnement, le produit lui-même ou son apparence“.

Il s’agit de la protection de la forme tridimentionelle d’un produit ou de son embalage, en considérant que cette forme soit considérée par le public comme identifiant les produits du déposant, et que la forme ne soit pas guidée par des considérations techniques.

La forme de la Mini-Cooper a fait l’objet e beaucoup de commentaires. Les principaux exemples concernent les formes de bouteilles et de flacons de parfums.

La marque de forme peut également inclure des éléments verbaux. Là aussi, pour une meileure protection, il fadrait privilégier le plus possible des dépôts séparés de marque de forme et de marque verbale (en dépit des frais).

4°) Marque de position

Selon la définition Officielle, “une marque de position se caractérise par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit“.

L’exemple qui s’y rapportent le plus concernent la position d’éléments sur les semelles ou sur les côtés de chaussure. La distinctivité et la non-déceptivité doivent cependant être vérifiées au cas par cas.

5°) Marque de motif

Aux termes de l’EUIPO, “une marque de motif consiste exclusivement en un ensemble d’éléments qui se répètent de façon régulière“.

Les exemples fusent à l’esprit, notamment des motifs d’articles de maroquinerie.

6°) Marque de couleur (couleur unique)

Selon la définition Officielle, “une marque de couleur (couleur unique) est tout simplement une marque qui consiste exclusivement en une couleur unique (sans contours)“.

Des exemples pourraient inclure des couleurs de produits ou leurs emballages, notamment des emballages sodas ou chocolats. Là encore, une attention particulière doit être donnée aux critères de distinctivité et de non-déceptivité notamment.

La combinison de couleurs est également possible et fait partie d’une catégorie à part.

7°) Marque sonore

Aux termes de l’EUIPO, “une marque sonore est composée entièrement d’un son ou d’une combinaison de sons“.

Cette catégorie inclue des jingles ou des fonds sonores, tels qu’un jingle de compagnie de transport ou un rugissement de lion bien connus.

8°) Marque de mouvement

Selon la définition Officielle, il s’agit d'”une marque qui consiste en, ou s’étend à, un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque“.

Des logos en mouvement de programmes d’ordinateur ou de productions cinematographiques peuvent entrer dans cette catégorie.

9°) Marque multimédia

Aux termes de l’EUIPO, “elle consiste en, ou s’étend à, une combinaison d’images et de son“.

Cette catégorie devrait être envisagée s’il n’est pas prévu de dissocier le movement du son. Dans le cas contraire, il faudrait privilégier des dépôts séparés, par exemple une marque de mouvement et une marque sonore, pour une meilleure protection.

10°) Marque hologramme

Selon la définition Officielle, “elles sont composées d’éléments ayant des caractéristiques holographiques“.

Elles peuvent être définies comme des images en 3D aparaissant comme “suspendues en l’air”. Les exemples classiques concernent des systèmes antifraude tels que les hologrammes de pièces d’identité.

Il y a donc minimum 10 manières de marquer votre territoire, alors à vos marques!

SOPERYAH IP

#IPlaw #TMlaw – Confirmation de la validité de la marque de semelle rouge de Louboutin

Après le TGI de Paris en mars 2017, la Cour d’Appel de Paris a reconnu, le 17 mai dernier, le caractère distinctif de la semelle rouge de Louboutin.

Dans l’industrie de la chaussure, beaucoup souhaitent voir une décision de justice permettant d’établir qu’une couleur de semelle de chaussure ne serait pas protégeable et ne saurait être approprié par une société.

Pour mémoire, schématiquement, une atteinte au droit des marques peut être caractérisée lorsque des consommateurs percevant un signe croient avoir affaire à l’entreprise A, alors qu’en réalité il s’agit d’une exploitation d’une entreprise B. Mais il importe que le signe en question soit enregistré comme marque dans le territoire d’exploitation considéré.

En appliquant ce principe au cas de la semelle rouge, il ressort que c’est à bon droit que la Cour d’Appel a reconnu le caractère distinctif de cette semelle.

Une décision similaire a été rendue en faveur de Louboutin aux Etats-Unis en 2012, selon laquelle en substance, la marque serait valable sauf si le reste de la chaussure a la même couleur.

Une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne est attendue dans un autre litige…

Affaire à suivre…

Eric TZEUTON