#IPLaw, #TMLaw – Entrée en vigueur des procédures de nullité et de déchéance de marques auprès de l’INPI

En matière de propriété intellectuelle, des grandes modifications du droit ou des procédures jour entrent souvent en vigueur le jour du “poisson d’avril”. C’est le cas aujourd’hui avec l’entrée en vigueur des procédures de nullité et de déchéance de marques à l’INPI.

Contexte:

Au cours de la procédure d’enregistrement de marque auprès de l’INPI, l’examinateur n’analyse classiquement pas les critères relatifs de validité de marque. A l’issue de la publication de la demande de marque, les tiers ont deux mois pour engager, à l’INPI, une procédure d’opposition à l’encontre de la demande de marque, classiquement sur la base de droits antérieurs. A l’issue de la procédure, l’examinateur enregistre la marque.

Il est possible que la marque française soit enregistrée injustement par exemple si le titulaire de droits antérieurs a mal défendu son opposition ou n’a pas suivi le délai pour engager son opposition.

Jusqu’à ce jour, dans ce cas il était nécessaire d’engager une procédure au tribunal de Grande Instance compétent pour pouvoir remettre en cause la validité de la marque, avec les contraintes de procédure associées, notamment la constitution d’un avocat.

Changement de loi (L. 716-1 s. CPI)

Dorénavant, il sera possible d’engager des procédures spécifiques auprès de l’INPI afin de remettre en cause la validité d’une marque enregistrée en soulevant des motifs absolus et relatifs de refus ou en invoquant une déchéance des droits du titulaire de la marque. C’est l’objet des nouvelles procédures de nullité et de déchéance de marques auprès de l’INPI.

A l’exception de certains cas précis, la demande de nullité est imprescriptible (L. 716-2-6 CPI).

La demande de déchéance concerne les cinq années précédant le dépôt de ladite demande (L. 714-5 CPI).

La procédure s’applique aux marques déposées à compter du 1er avril 2020 (Décr. n° 2019-1316 du 9/12/2019).

Risques à évaluer

Si un de vos concurrents obtient une marque enregistrée par l’INPI injustement, sans que les critères de validité soient remplis, le concurrent peut bloquer des signes indûment voire engager, contre vous, une saisie contrefaçon, une procédure d’interdiction provisoire, une action en contrefaçon…

Dans ce cas, vos innovations seraient gênées dans leurs appellations par ces marques contestables.

Recommandations

Pour éviter ce type de situation, les procédures de déchéance et de nullité offrent une nouvelle option pour traiter ce type de problème si vous n’avez pas suivi le délai d’opposition ou si vous souhaitez soulever des motifs absolus de refus.

Préalablement à cela, l’idéal serait de mettre en place une surveillance des marques et demandes de marques de vos principaux concurrents pour déterminer si certaines sont injustifiées et devraient faire l’objet d’une procédure d’opposition, voire de déchéance ou de nullité.

Les mêmes recommandations valent également pour les marques européenes, pour lesquels les procédures d’opposition, de déchéance et ne nullité étaient déjà en vigueur.

Le recours à un Conseil en Propriété Industrielle permet notamment de s’assurer de déposer des arguments pertinents et de limiter les risques de rejet de votre demande.

SOTERYAH IP reste à votre disposition pour organiser des stratégies de surveillance à cet effet.

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