#TMLaw – Les déboires de la demande d’enregistrement de la marque figurative “MESSI” à l’EUIPO

Le multi-ballon d’or Lionel Messi a déposé plusieurs marques européennes avec plus ou moins de succès.

L’une d’elles a rencontré un obstacle qui s’est avéré majeur alors que, de notre point de vue, des moyens de surmonter ces obstacles auraient pu être utilisés.
La demande de marque en question c’est la demande européenne 010181154 déposée le 08.08.2011, non-encore enregistrée. Il s’agit d’un signe comportant un “M” stylisé avec une mention MESSI dans une calygraphie spcifique le E étant dans une autre couleur et une autre caligraphie.

Ce dépôt s’est fait sans compter sur la marque verbale antérieure “MASSI”, que son titulaire M. Jaime Masferrer Coma a soulevée dans le cadre d’une opposition à l’enregistrement de la marque “MESSI”, en novembre 2011 en substance sur la base d’une argumentation de risque de confusion entre les deux signes pour des articles de sport.

En 2013, l’Office Européen de la Propriété Intellectuelle (EUIPO), a décidé de rejeter l’enregistrement de la marque “MESSI”.

Lionel MESSI a ensuite formé recours.

En avril 2014, l’EUIPO a rejeté le recours de MESSI en soutenant en substance qu’il y aurait une similitude visuelle et auditive entre les deux signes.

Lionel MESSI a saisi le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) pour demander l’annulation de la décision de l’EUIPO.

Le 26 avril dernier le TUE a tranché en faveur de Lionel MESSI. Le TUE a en substance considéré que la notoriété de Lionel MESSI est telle qu’un consommateur associerait nécessairement la marque “MESSI” au footballeur, et conclut au défaut de risque de confusion.

C’était donc une victoire pour Lionel MESSI, mais le titulaire de la marque “MASSI” aurait fait appel.

Affaire à suivre…

Ce littige illustre d’une part, l’importance de constituer ses droits de propriété industrielle le plus tôt possible, notamment losqu’une notoriété internationale n’est pas incontestable, et pour éviter des années de procédure et des frais importants. D’autre part, il ressort qu’il est en outre primordial de réaliser des recherches de disponibilité englobant des signes similaires à celui dont la protection est recherchée, et ne pas se limiter à une recherche à l’identique.

Une expertise dans ces question peut aider à éviter des contentieux…

Dans les faits, un dépôt plus tôt n’aurait pas eu une gande incidence dans le cas de MESSI car la marque “MASSI” a été déposée le 27/11/1996, alors que Lionel MESSI n’avait encore que 9 ans…

SOPERYAH IP

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